商标代理人申请商标注册并转让他人的合法性辨析

商标代理人申请商标注册并转让他人的合法性辨析

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今年4月23日第四次修正的新《商标法》（以下简称2019年商标法），即将于今年11月1日生效。该2019年商标法第四条第一款，增加了不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回之内容；其第四十四条将违反本法第四条和第十九条第四款规定的情形，增列为注册商标宣告无效的绝对事由。即，不以使用为目的恶意抢注商标，以及商标代理机构在其代理服务之外的商品或服务项目上申请注册商标，均属2019年商标法第四十四条第一款规定的注册商标宣告无效绝对事由。但对于2014年5月1日至2019年11月1日之间核准的注册商标，其无效宣告事由就不能适用2019年商标法，而应当适用2013年8月第三次修正的《商标法》（以下简称2013年商标法）。

2013年商标法第十九条第四款有关商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标之规定，是当时新增条款；将商标代理机构违反该款规定申请商标注册的行为，认定为扰乱商标注册秩序的行为，当属立法之本义。另外，实务中有观点认为，不具有真实使用意图的商标注册申请，不符合2013年商标法第四条第一款有关商品或者服务需要之要求，应不予核准注册。如，今年4月24日公布并执行的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第7.1条就指出，商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：（1）申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；因此，本文认为，2019年商标法有关第四条第一款、第四十四条第一款的修改，实质上是对2013年商标法第四条第一款有关自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的之规定，以及对2013年商标法第四十四条第一款有关以其他不正当手段取得注册的之规定，所作的进一步解释和细化规定。也就是说，不以使用为目的恶意抢注的商标，以及商标代理机构在其代理服务之外的商品或服务项目上申请注册的商标，也可以认定为2013年商标法第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册的商标，同样构成注册商标宣告无效绝对事由。

今年4月24日公布并执行的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第14.1条还指出：已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的‘商标代理机构’。本文认为，商标代理机构的法定代表人或者其他负责人、商标代理机构的商标代理从业人员，在商标代理服务之外的商品或者服务项目上申请商标注册，也应当认定为2013年商标法以及2019年商标法第十九条第四款禁止的情形；若前述相关商标在2014年5月1日后获准注册，可分别适用2013年商标法或者2019年商标法第四十四条第一款予以宣告无效。

2013年商标法生效施行后，商标代理机构及其法定代表人或者其他负责人、商标代理从业人员在商标代理服务之外的商品或者服务项目上申请注册的商标，获准注册后又转让给他人的，是否仍属2013年商标法或者2019年商标法第四十四条第一款规定的注册商标无效宣告绝对事由？还是可给予一定的豁免？

一般情况下，毒树之果不会因其持有人变化而无毒、而消除其原罪。2013年商标法以及2019年商标法第四十四条第一款规定的注册商标无效宣告绝对事由，都是扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的情形。本文认为，存在2013年商标法以及2019年商标法第四十四条第一款规定的无效宣告绝对事由的商标，一般不能因为其发生转让就不再属于无效宣告范围，否则会损害公共利益、扰乱商标注册秩序。当然，若受让人确属善意且有实际使用意图，或者受让人是被抢注者，且相关商标不存在《商标法》规定的其他绝对禁止注册事由的，基于行政效率原则和比例原则，宜对相关受让人予以无效宣告豁免。

其实，今年4月24日公布并执行的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第14.3条也指出：商标评审程序中，诉争商标从商标代理机构转让至非商标代理机构名下的，可以适用商标法第十九条第四款的规定进行审理。国家市场监管总局今年10月11日公布，将于今年12月1日施行的《规范商标申请注册行为若干规定》，其第三条列举了不以使用为目的恶意申请商标注册以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册等六类违反诚实信用原则的商标注册申请行为，其第九条则明确规定商标转让情况不影响商标注册部门对违反本规定第三条情形的认定。显然，北京市高级人民法院和国家市场监管总局也是认为，一般情况下，商标转让不影响《商标法》第四十四条第一款的适用。

需要说明的是，2001年10月第二次修正的《商标法》（以下简称2001年商标法），并未绝对禁止商标代理机构在其代理服务之外的商品或服务项目上申请注册商标。因此，在2013年商标法生效实施之前（2014年5月1日之前），商标代理机构在其代理服务之外的商品或服务项目上获准注册的商标，不能据此认定为存在2001年商标法第四十一条第一款规定的注册商标绝对撤销事由。即，如果商标代理机构2014年5月1日之前获准注册的前述注册商标，不存在2001年商标法规定的其他绝对禁止注册事由，不存在损害他人合法在先权益情形，且已转让给商标代理机构之外的其他经营者的，就不能适用2001年商标法第四十一条予以宣告无效。

不过，商标代理机构及其商标代理从业人员，作为专业机构和专业人员对商业标识的知名度和显著性更具敏感性、更具认知能力，也应当承担更多的社会责任。在2013年商标法生效实施之前，商标代理机构在其代理服务之外的商品或服务项目上申请商标注册，明显缺乏真实使用意图，且申请注册的商标与他人具有一定知名度或者较强显著特征的商标及其他商业标识相同或者近似，并有兜售商标情形的，也可以认定其违反2001年商标法第四条有关对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品（提供的服务项目），需要取得商标专用权的之规定，属于2001年商标法第四十一条第一款规定的 以其他不正当手段取得注册的绝对禁止注册情形。相应地，商标代理机构及其商标代理从业人员在2013年商标法生效实施之前，在其代理服务之外的商品或服务项目上获准注册的本身缺乏真实使用意图的前述情形商标，即使转让给第三方，也应当认定为2001年商标法第四十一条第一款规定的绝对禁止注册情形，应当依法宣告无效。